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中国企业如欲参与国际竞争,在世界范围内实现生产资源的重新配置和产业结构调整、升级,扩大市场,必将需要以知识产权为首的资源参与国际竞争的短兵相接。从本期开始,知了网将隆重推出国外优质服务机构,为中国企业出海提供直接帮助。

企业“走出去”如何防范知识产权风险---访Wilmerhale律师事务所合伙人朱松

当代的世界中 ,西方发达国家作为信息技术和资本中心的地区 ,凭借着技术与经济实力、制度优势以及游戏规则的制定权力 ,在经济全球化中掌握着主动权。中国企业如欲参与国际竞争,在世界范围内实现生产资源的重新配置和产业结构调整、升级,扩大市场,必将需要以知识产权为首的资源参与国际竞争的短兵相接。从本期开始,知了网将隆重推出国外优质服务机构,为中国企业出海提供直接帮助。

朱松博士主要在美国以及全球范围内为客户代理知识产权诉讼、申请、提供意见书并开展尽职调查。朱博士被《每日新闻》评为加州75 名最佳知识产权诉讼律师之一。

他还被IAM专利1000 选为世界杰出专利律师之一。朱博士代表中国、欧洲、日本以及美国的客户在美国、中国和欧洲参与了大量知识产权诉讼案件。其最近代理的案件包括:代理某中国公司在美国专利转让合同诉讼;代理某欧洲公司在美国专利侵权案诉讼;代理某中国公司在美国计算机软件和商业秘密诉讼;代表某美国客户针对某德国展销会上几家德国和中国公司的侵权行为采取专利执行措施,随后在德国提起侵权诉讼;代理某中国公司在美国进行商业秘密诉讼;代理某美国公司在中国进行专利侵权和商业秘密诉讼;代理某美国公司就外观设计侵权行为在中国起诉数家公司;在美国一起专利侵权诉讼案中代表某欧洲公司;在中国一起针对某美国公司的专利侵权诉讼案中代表一家日本公司。

朱博士撰写和代理了大量的专利申请。专利申请涵盖广泛的科技领域,包括汽车系统、半导体制造、电子设备、计算机系统和软件、电信以及医疗器械。朱博士成功地代理了多起向美国专利商标局的专利上诉委员会提起的上诉。朱博士撰写了大量有关专利侵权、专利有效性以及可申请专利性的意见书。他为客户代理并购中的专利事务,并且完成了多起尽职调查。

近日,知了网访问了WilmereHale律师事务所合伙人朱松。

 

知了网:贵所善于做专利无效宣告、侵权诉讼、行政诉讼等各类诉讼案件及专利预警分析服务,越来越多的中国企业具备了“走出去”的条件,到海外投资的意愿日趋强烈。然而,中国企业在海外市场的搏杀中,屡屡遭遇专利侵权诉讼,您认为国内企业如何运用各国知识产权的法律制度,做好知识产权风险防范?如何把知识产权侵权风险降到最低?

朱松:首先国内企业要明白在海外哪些地方保护自己的技术,国内的一些企业在国内的专利申请量很多,但是到了国外可能会遇到不同的情况,首先要清楚,要在哪些地方申请?在全球范围内如何保护自己的知识产权,这是一个很重要的决策问题,应该对自己企业海外专利申请有一定的部署,例如:有些企业选择在欧美申请,但其实欧美地区并不是对自己的产品占有率比较大的市场,也许是巴西或者南美,印度等,另外考虑竞争对手在哪?比如竞争对手是在韩国,但竞争对手的主要市场是在美国,国内企业是选择在市场申请,还是选择竞争对手所在地的申请,这些都需要企业根据自身的战略情况对专利申请进行有效的布局。如今越来越多的中国企业意识到要“走出去”必须拥有自己的核心专利,让知识产权真正成为企业参与国际竞争的有力武器,但明显还是存在差距。一方面中国企业要极力学习、充分利用知识产权这个武器,不断提升自己的核心竞争力,另一方面也应该借助熟悉海外市场环境的本土服务机构辅佐,积极加快成长进度,真正将知识产权作为带动公司盈利的新增长点。

其次朱博士认为有效避免海外专利诉讼的基础是企业需要对其自身产品、相应海外专利情况有充分的了解和把握,只有在充分了解海外专利风险的基础上才能开展真正有效的专利诉讼规避工作;针对寻找到的风险专利和其他相关专利,采用规避设计、无效、并购甚至借力打力等方式达到最终打开海外市场的目的,当然这部分工作需要企业方与专业海外知识产权服务机构之间更多的配合与互动才能达到最好效果。

国内企业的产品和国外企业竞争而言有一定的价格优势,因此国外企业会在知识产权方面寻求保护,利用知识产权作为武器把外来企业赶出当地市场,而大部分国内企业如果遇到国外的侵权诉讼、337立案调查等时会选择不出庭或者不积极配合取证,这样可能会导致拿到缺席判决书,不应诉的结果不仅仅丢掉的是美国的市场,还要赔偿缺席判决书的价格进行赔偿,赔偿额度很大,缺席判决书可以到一些国家去执行,这样以来影响到国内企业产品进入其他的市场。

事实上,类似于这样的案件很多,并且结果是大部分案件都没有进入实质审理程序,绝大部分案件没有走完全部诉讼程序就已终结。由于中国企业不出庭或者不积极配合取证提前终结的案件,最终造成的案件影响通常大部分都是中国企业的产品被禁止继续进口、销售,一部分案件中国企业支付了和解费用,得以继续进入国外市场。类似于深圳燕加隆这样可以胜诉的企业很少,且代价很大。因此,不论我国企业对待海外知识产权壁垒是积极应对或是消极退出,企业所受到的精神和物质损害都十分巨大,非一般中小企业能承受,因而我国企业的海外维权之路漫长而被动,尽管我们也曾采取了一系列政策、措施,但目前的状况还是难以短期内改善。

 

知了网:我们了解到您在欧美日中等国家代理了很多知识产权诉讼的案子,您还如此支持中国市场,信心来源是什么?

朱松:中国现在是全球专利申请第一大国、商标注册第一大国,但如何通过有效的知识产权管理,来确保知识产权资产得到保护,是大多数企业面临的挑战。然而目前中国是最具有创新潜力的国家之一,中国将在一些关键技术领域有能力取得对市场产生重大影响的突破,中国的企业和个人,在技术创新领域具备一定的优势。为了满足中国企业和个人对知识产权保护的需求,WilmerHale律师事务所一直在寻找机会参与到切实为企业提供力所能及的帮助服务中来,配合政府营造一个良好的知识产权保护氛围。力争帮助中国的企业海外市场的搏杀中占得一席之地。WilmerHale与中国企业、个人以及专利服务同行业从业者更加深入和广泛的合作。

作者:袁珅
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